日本のオープンイノベーション推進に求められる知財と契約の融合

　2021年3月19日（金）、特許庁は「IPナレッジカンファレンス for Startup 2021」をオンラインにて開催。「第2回 IP BASE AWARD」のグランプリ受賞者と選考委員が登壇し、「スタートアップに必要な知財戦略のポイント」、「スタートアップ・エコシステムと知財」をテーマにセッションを実施した。

　セッションでは、スタートアップ部門グランプリとなったピクシーダストテクノロジーズ株式会社代表取締役COOの村上 泰一郎氏と、知財専門家部門グランプリ、STORIA法律事務所 柿沼 太一氏のほか、選考委員から内田鮫島法律事務所 パートナー弁護士・弁理士の鮫島 正洋氏、IPTech特許業務法人代表弁理士・公認会計士の安高 史朗氏、グローバル・ブレイン株式会社代表取締役社長の百合本 安彦氏、株式会社SBIインベストメント執行役員CVC事業部長の加藤 由紀子氏が参加した。

知財部門を事業本部側に移し、契約交渉も含めて
オープンイノベーションを進めるピクシーダストテクノロジーズ

　「スタートアップに必要な知財戦略」と題されたセッションには、受賞者を代表してピクシーダストテクノロジーズの村上氏、選考委員からはグローバル・ブレインの百合本氏が参加。モデレーターとして弁護士法人内田・鮫島法律事務所の鮫島氏が進行した。（以下、文中敬称略）

鮫島：受賞プレゼンでも取り組みを紹介してもらいましたが、ピクシーダストテクノロジーズの知財の考え方について、もう少し詳しくお話をいただけますか。

村上：創業当初から共同代表の落合（陽一）とともに知財の重要性を認識しており、同時に2人とも知財の専門家ではなかったので、早い段階で知財に詳しい仲間に入ってもらったことがいちばんのポイントです。次に、知財に閉じず、事業がどのように進んでいくのか、事業のポートフォリオをどうするのか、技術サイドも社内一丸となって、知財を考えているのが重要なポイントだと思っています。

鮫島：知財の重要性に気付いても、創業時はそれほどお金があるわけではありません。にもかかわらず、1年目で20件出願されている。費用換算すると、おそらく1000万円近い費用がかかります。重要性を気付いたとしても、普通はなかなかそこまで投入はできない。なぜ、そこまでの重要性を感じられたのですか。

村上：当初から複数の技術を開発して、並行してポートフォリオを張っていこう、という考えがあったからです。

　すべての事業を自社で最後まで担うのはリソース面で難しいので、一定以上から先はオープンイノベーション型でやっていく計画でした。私自身の前職がコンサルティング会社で、オープンイノベーションを大企業側の視点から見ていたため、そこで知財のやりとりがかなりの論点になることを知っており、スタートアップはバックグラウンドIPを固めておくことが大事だと考えていました。加えて、投資家の方が知財費用も込みで支援してくれたり、資金が足りないときは、弁理士さんが支払いを少し待ってくれたりもしました。周囲の支援に恵まれたのも大きいですね。

鮫島：投資家の後押しは非常に大きいですね。百合本さんは投資家から見てどのようにお考えですか。

百合本：レイターステージのスタートアップでも、専任の知財担当者を置いている会社は稀なのに、ピクシーダストテクノロジーズさんは複数名を設置しており、知財への力の入れ方は群を抜いています。だからこそ、出願件数も多く、契約にもきちんと対応できているのだと思います。

鮫島：まさにそれがグランプリに推した理由ですね。初年度に20件全部を村上さんがハンドリングするのは無理ですし、COOのやる仕事ではありません。当然、知財に詳しい人材が必要です。また知財だけでなく、契約もコンバインした形で進めている。そのあたりの組織づくり、人材の確保で工夫したことはありますか。

村上：工夫というよりも巡り合わせでしょうか。会社を作る前から知り合いだった弁理士に業務委託をして、その後会社にジョインしてもらっています。工夫しているポイントとしては、もともと知的財産部はコーポレート側についていたのですが、事業側との連携を密にするために、事業本部側に持っていき、知財だけでなく、契約交渉なども見てもらうようにしました。

鮫島：知財と契約は専門性が違いますが、複数の専門家がいらっしゃるのでしょうか。

村上：そうです。コーポレート側に法律のプロ、事業本部側に知財のプロがいてお互いに連携する体制をとっています。

鮫島：百合本さんはいろいろなスタートアップをインキュベートするお立場として、村上さんのような考え方には同意されますか。

百合本：我々は、特許で競合優位性がきちんとプロテクションできているか、大学や大企業といった協業先等、各ステークホルダーとの間で知財面の契約がきちんと締結されているかを見ますが、スタートアップだけでできているところはなかなかありません。だからこそ、外部のサポートサイドが支援していく必要があるのではと考えています。

鮫島：確かに、特許を1つ書くにしても、発明をただ書いて特許に仕立てたものと、背景にあるビジネスモデルを念頭にして書いたものとではまったく違います。おそらくピクシーダストテクノロジーズは後者の方をやっている。これは、知財専門家が1人いればできるものではなく、事業部とかなりディスカッションをしないとできないでしょう。知財戦略会議を定期的に実施されているのでしょうか。

村上：日々の業務の中で、ディスカッションできる雰囲気が社内にあります。弁理士さんに入ってもらうときに「ビジネスネゴシエーションのできる弁理士になってくれ」と話しており、事業側との連携を密にしています。また事業側を鼓舞するために、発明の報奨金の規定もかなり初期につくるなど、発明創出を後押しする風土を培ってきました。

鮫島：我々も村上さんの考え方に賛成だけど、自らできているスタートアップはまだまだ少ない。ベストプラクティスとしてこうした事例を発信していくことは意義があると感じました。ビジネスを基本に、知財や契約の専門家がひとつのチームを作り、ビジネスのためにサービスをする。そこに投資家がファイナンス面から後押しをする。これを世の中のいろいろなスタートアップにエコシステムとして広めていければ、成功例も増えていくでしょうか。

村上：私自身がこのような知財の重要性に気付いたのは、失敗経験があったからです。初期のリソースが足りなかったために、自社技術として持っていたものを権利化するタイミングと、一方で協業を始めるタイミングが重なったことでの困難がありました。この経験でバックグラウンドIPの重要性を学びました。起業家間で失敗経験も込みで伝えていけることも重要なポイントかもしれません。

鮫島：プロジェクトマネジメントと特許の進捗の調整は難しい問題ですね。事業部サイドが特許のことをよく理解していないと、特許を取れなくなることもよくあります。

百合本：競争の激しい領域でも特許や契約で自社の知財が確保されていないケースが多く、ビジネスとして脆弱になってしまう。投資家側からも参入障壁として特許を担保としておく必要性をアドバイスすることが大事だと思っています。スタートアップにとって弁護士や弁理士は敷居が高いので、知財に関するエコシステムは必要でしょう。

鮫島：村上さんとはモデル契約書のプロジェクトもご一緒しています。契約面も本質的には同じで、ビジネスが先に立っている。交渉力も特許ポートフォリオとかなり密接に関係している、という考え方なのでしょうか。

村上：知財の固め方もビジネスの仕上がりを見据えて考えます。どういう契約に落とし込むか、どういう知財を固めておくのかがオープンイノベーションの組み方に反映され、その結果の良し悪しがまた知財に反映されていくような形です。

鮫島：エコシステムとしては特許と契約をどう連関させていくか。特許庁のスタートアップ支援施策も、近年では特許だけでなく、契約も同時に取り組む方向へとシフトしています。

村上：モデル契約もエコシステムの一部。こうした取り組みが広まることによって、オープンイノベーションも進むし、知財の取り方も発展していき、どちらにも良い方向に進むと思います。

鮫島：今後企業として取り組んでいきたいこと、これから起業する人たちへのアドバイスをいただけますか。

村上：企業としては、社会に必要な機能として存在していきたいです。引き続き、産学連携にも力を入れて、アカデミアの技術をどんどん社会実装する仕組みを作っていきたいです。起業を考えている方は、早くいい仲間を入れることを意識することを心がけるといいと思います。

鮫島：百合本さんからは知財支援のアドバイスを。

百合本：ウィズコロナ、アフターコロナは、今まで以上にオープンイノベーションが増えると思いますので、スタートアップ側は、大企業との知財契約交渉がますます重要になります。グローバル・ブレインでは、社内弁理士  、社内弁護士 、外部弁護士で知財チームを組み、投資先の知財活動が円滑に進むようにハンズオンで支援させていただいています。支援をうまく利用して、専門家との連携をしていってほしいです。

モデル契約で伝えたいのは、背後にある
オープンイノベーションの考え方や交渉術

　2つ目のセッションは「スタートアップ・エコシステムと知財」がテーマ。登壇者は、受賞者を代表してSTORIA法律事務所の柿沼氏、選考委員からは鮫島氏、SBIインベストメントの加藤氏が参加。モデレーターはIPTech特許業務法人の安高氏が担当した。

　経済産業省と特許庁は、研究開発型スタートアップと事業会社の連携を促進するため、共同研究契約やライセンス契約などを交渉する際に留意すべきポイントについて解説した『研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書』（以下、「モデル契約書」とする）を2020年６月に取りまとめている。この策定のための委員会において、鮫島氏は委員長を、事務局メンバーとして柿沼氏は関わっており、本セッションではオープンイノベーションにおける契約面が話題となった。

安高：改めて、加藤さんから選考委員として柿沼先生をグランプリに推された理由を伺えますか？

加藤：「モデル契約書」の作成に携われていたことが評価のポイントのひとつになっています。オープンイノベーションの原則は、大企業とスタートアップの共存・共栄ですが、ややもすれば、スタートアップに不利になる契約になってしまうことがあります。こうした問題を防ぐための「モデル契約書」の作成に、柿沼先生には尽力していただきました。

安高：では「モデル契約書」の策定も含めて、柿沼先生のこれまでのスタートアップ・エコシステムへの取り組みをご紹介してもらえますか。

柿沼：2018年の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」と、今回のモデル契約書の策定に携わらせていただいています。契約は利害の対立する者同士の交渉なので、そもそも絶対の正解はなく、これらのガイドラインも絶対の正解を示すものではありません。

　「モデル契約書」を読む方は、契約書の各条項をそのまま使うだけではなく、その背後にあるオープンイノベーションの考え方や交渉術をつかんでいただけるとうれしいです。

鮫島：企業間の契約条項は決まったものではなく、背景事情によっていろいろな契約条項がありえます。（「モデル契約書」では）世の中の誤解を生まないように、背景となる事例をきちんと定義するように留意し、かなり具体的な事例になっています。

　数年前までのオープンイノベーションは、ほとんどのケースがWin-Winの関係ではなく、下請けや元請けの関係が散見されました。そこをもう少しWin-Winの関係に近づける動きを今回の「モデル契約書」で作ることが我々の目的でした。ただ、あまりスタートアップを有利にしてしまうと、誰も使わなくなってしまう。そのさじ加減が難しく、委員会でも落としどころをどこにしていくのかが悩みどころでした。

安高：この「モデル契約書」は、業界へのインパクトはけっこう大きかったと思います。これまでの慣行に比べると、スタートアップ側に強い契約になっていると感じました。

柿沼：「強い」「弱い」という言葉が当てはまるかはわからないのですが、このモデル契約書は、「企業の数ある戦略の１つとしてオープンイノベーションを採用するのであれば、こういう契約が合理的だろう」というものです。もちろんオープンイノベーションが絶対的な正解というわけではなく、企業の戦略としては、自社のみで技術を囲い込み、クローズドでやる選択肢もありますし、それを止めるものではありません。ただ、オープンイノベーションをやりたいと言いつつ、従来的な下請式の契約書を交わすのは矛盾した行動です。本当にオープンイノベーションに取り組みたいのであれば、今回のモデル契約書のような内容の契約を締結すべきですし、それによって結果的には大企業にとってもメリットがあると思います。

安高：契約書という成果物以外に背景も詳しく書かれていましたし、『事業価値の総和を最大化することを目的としている』という記述は、なるほど、と思いました。

加藤：今回の「モデル契約書」は、従来型の業務委託や開発委託の契約書に比べると、スタートアップにとって好ましい内容になっていると感じました。オープンイノベーションの精神を理解していても、いざ契約となったとき、スタートアップは専門家が内部にいないために、交渉に負けてしまいがちです。こうした交渉の場での助けになればと思います。

安高：鮫島先生は、実際のオープンイノベーションにおける交渉の場面で、気を付けている点はありますか。

鮫島：スタートアップは大企業と契約交渉している時間的な余裕がありません。「モデル契約書」のレベルまで大企業が譲歩すれば、どんどん進みます。大企業側もうまくリレーションが築けないと存続できない時代になっているなかで、契約におけるリスクヘッジ感覚を変えていかないと、オープンイノベーションは成立しません。今回のモデル契約書は2021年では先進的に見えるかもしれませんが、おそらく2025年には当たり前になっているでしょう。

安高：このような「モデル契約書」への関わりだけでなく、柿沼先生が今後、専門家として進めていきたいことはありますか？

柿沼：私がいろいろな取り組みをし始めたきっかけは、ブログで情報発信をしたことが大きく、ブログを読んだ人がコンタクトをとってきてくれる、という流れができました。スタートアップは情報感度が高いので、知りたいことは綿密に調べています。専門家の方からの情報発信が増えれば、専門家とスタートアップがつながる機会が増えます。ですので、知財についてわかりやすく情報発信することが専門家には求められていると思います。今後も、地道に実務をやりながら情報発信をして、そこからまたフィードバックを得て、実務に還元していきたいです。

加藤：この機会にたまたま柿沼先生のブログを拝見し、それが面白くわかりやすく書いてありました。事業の立ち上げ時に知財への認識が甘いと、後々企業価値を損ねることが出てきます。経営戦略と知財戦略は両輪なので、早いタイミングからぜひ専門家と相談して、エコシステムのひとつとして、弁護士、弁理士先生と活動できるとさらに盛り上がっていくと思います。

鮫島：弁護士の立場ながら知財戦略をずっとやっていましたが、知財と契約の融合をビジネス的に捉えた融合が本質だと思っています。ようやく世の中がその重要性に気付き始めたときに、これをエコシステムとして、首都圏だけでなく、日本全国に広げていかなくてはならないと考えるようになりました。各地の志を同じくする弁護士、弁理士さんと連携ネットワークを作っていきたい。どの地域でも地元の専門家からきちんとしたアドバイスを受けられるのが究極的には望ましい。これに取り組むのが私どものエコシステムへの貢献だと考えています。

柿沼：専門家がやるべきことがたくさんあり、人が足りないのが現状です。専門家の層も厚くしていく必要性もあると思います。

安高：最後の質問として、みなさんが今後のスタートアップ・エコシステムの成長のために関係者に期待するものは。

柿沼：エコシステムはあくまでスタートアップを支えるシステムなので、システム自身いくら充実しても、スタートアップ自体が増えないと意味をなさないものです。投資家の方々の数や質は上がってきていますし、国や地方自治体のスタートアップ支援施策も非常に充実してきていますから、スタートアップをやりたい方がもっと増えてほしいですね。

安高：弁理士個人として私が思うのは、知財が実際に事業にどう貢献するか（はっきりと見せること）は難しいことが多いです。知財のための予算をどう作るかは、投資家のほうで知財の重要性を理解してもらう必要もあるし、盲目的に重要ということもできず、この温度感を理解していただくのは我々専門家の課題でもあります。

加藤：知財戦略の重要性をどのように経営戦略に反映させていくか、私たち投資家も理解していきたいと感じています。

鮫島：知財と契約はどちらも重要。投資家の方が、資金の何割かは必ず知財と契約につかわないとだめ、と言ってくれるといいのかな、と思います。知財はバリュエーション（企業価値）を上げるために必要なのに、今までは軽視されて、ほかのところにお金が回っていたような気がします。少しずつフォーカスが当たってきているので、こうした動きをIP BASE AWARDなどの機会を通して作っていければいい。そういう意味では、今回弁理士ではなく弁護士の柿沼先生がグランプリを取られたのは意味があることだと思います。